Annie-Claude Trudeau (Trudeau Joyal-Legault avocats)

Les Redskins perdent leur marque de commerce

par Annie-Claude Trudeau (Trudeau Joyal-Legault avocats), le 28 août 2014


Le 18 juin 2014, après une bataille juridique de plus de 20 ans, le Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis (U.S. Patent and Trademark Office «U.S. PTO») a retiré six marques de commerce à l’équipe de football américaine de Washington, dont le nom «Redskins». Le tribunal du U.S. PTO a confirmé en appel que le nom «Redskins» était désobligeant à l’égard des groupes des premières nations.

En vertu de la législation fédérale américaine, la décision du U.S PTO n’a pas pour effet d’empêcher l’organisation sportive d’utiliser le nom, toutefois celle-ci ne jouit plus d’aucune protection commerciale et quiconque peut désormais utiliser le nom ou l’image de la marque pour commercialiser des produits dérivés.

Qu’est-ce qu’une marque de commerce?

La marque de commerce est un mot ou un groupe de mots, un symbole, un dessin, une forme, un emballage, une couleur ou une combinaison ces éléments.

Ces éléments permettent de distinguer un produit ou un service offert par une personne ou une compagnie de ceux de ses compétiteurs sur le marché.

Quels sont les différents types de marques de commerce?

La marque ordinaire: est un ou une combinaison de mots, de dessins ou de sons qui servent à distinguer un service ou un produit. Ces mots peuvent être enregistrés comme marque de commerce.

La marque de certification: lorsqu’un produit ou un service répond à des normes déterminées. Par exemple, l’agneau de Charlevoix.

Le signe distinctif: comprend la manière de faire un produit, son contenant ou son empaquetage et qui distingue le produit des autres. La forme pyramidale du chocolat Toblerone en est un parfait exemple.

Nom commercial: Le nom commercial est le nom sous lequel une compagnie est exploitée. Le nom commercial peut être utilisé comme marque de commerce, dans ce cas, il peut être enregistré comme marque.

Qui peut enregistrer une marque?

La personne qui emploie une marque de commerce au Canada a le droit de demander qu’elle soit enregistrée. Habituellement, il s’agit du fabricant. Le distributeur peut seulement enregistrer la marque si elle le distingue de ses concurrents.

Comment enregistrer sa marque de commerce?

En formulant une demande à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada dans laquelle vous indiquez, notamment, depuis qu’elle date votre marque de commerce est utilisée. Le registraire examinera ensuite votre demande pour s’assurer qu’elle est conforme à la loi. Si elle est approuvée, un avis sera publié dans le Journal des marques de commerce. Une personne qui désire s’opposer à l’enregistrement de votre marque de commerce doit le faire dans les deux mois suivant la publication de l’avis. Une fois cette période écoulée, un certificat est délivré.

Il est fortement recommandé de consulter un agent de marques de commerce ou un avocat en propriété intellectuelle au moment de la demande.

Pourquoi enregistrer sa marque de commerce?

Les marques employées qui ne sont pas enregistrées sont tout de même protégées dans la région où elles sont utilisées par la règle de common law qu’on appelle le «passing off».

L’enregistrement offre un droit exclusif à l’emploi d’une marque de commerce par son propriétaire dans tout le Canada.

Combien de temps l’enregistrement est valide?

Une fois le certificat délivré, il est valide pendant 15 ans et renouvelable indéfiniment en autant que la marque soit employée.

Marques interdites

Selon la Loi sur les marques de commerce canadienne, certaines marques de commerce sont interdites, il est donc impossible de les faire enregistrer.

À titre d’exemple: armoirie, écusson ou drapeau de sa Majesté ou de la famille royale, symbole de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, drapeaux nationaux, territoriaux ou civiques, le portrait ou le nom d’un particulier vivant ou décédé depuis moins de 30 ans, une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral, etc.


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